Iннотек
Адреса офісу: вул. Остапа Вишні 5, к. 38, Київ 01103, Україна Поштова адреса: а/с 23, Київ 01042, Україна
Тел/факс:   +38 044 531-9735       +38 044 529-4736 E-mail: mog@innotec.ua     Web: http://www.innotec.ua
ukr
rus
 
Головна Винаходи Торговельнi марки Промисловi зразки Публiкацiї Контакти

Могилевский В.М. Права владельца знака для товаров и услуг. - "Інтелектуальна Власність", 2000, № 2

Как показывает практика общения с владельцами знаков для товаров и услуг, многие из них, если не большинство, не знают, какие права они имеют и каким образом их реализовать. Этому не в последнюю очередь способствует нечёткость отдельных положений нормативных актов, которые регулируют эти вопросы. Цель статьи - рассмотреть права владельцев знаков для товаров от момента создания знака до момента, когда товар, маркированный знаком, находит своего потребителя, и права владельца знака для услуг.

Право собственности на знак возникает после создания знака. Часто знак разрабатывается на заказ. В этом случае между разработчиком знака и заказчиком должен составляться трудовой договор (а не авторский), в результате которого владельцем знака становится заказчик, а разработчик знака, получив предусмотренное договором вознаграждение, теряет право на получение вознаграждения при условии дальнейшего его многократного использования (что было бы возможным, если бы договор был авторским).

Для более доступного изложения материала введем три понятия:

  • незаявленный знак - знак, на который не подана заявка на его регистрацию в компетентный орган (далее - Институт промышленной собственности);
  • заявленный знак - знак, на который заявка подана, но свидетельство ещё не выдано;
  • зарегистрированный знак - знак, на который выдано свидетельство.

 

Какие права имеет владелец незаявленного знака? Он имеет право использовать знак (о том, что считается использованием знака, далее), но вместе с тем, существует вероятность того, что он нарушит исключительные права на знак другого лица, которое их уже приобрело, или приобретёт после рассмотрения уже поданной им заявки на регистрацию знака. Чтобы избежать неопределённости, можно заказать в Институте промышленной собственности поиск и со специалистом проанализировать его результаты. Если в результате анализа выявится, что использование знака нарушит чьи-то права, от знака следует отказаться. Если же вероятность нарушения прав достаточно мала, в Институт промышленной собственности следует немедленно подать заявку на регистрацию знака. Чем больше промежуток времени между поиском и датой подачи заявки, тем больше вероятность того, что заявку на регистрацию сходного знака неумышленно или умышленно в этот промежуток времени подаст кто-то другой.

Заявку можно подать и без проведения предварительного поиска, но тогда период неопределённости продляется либо до получения результатов экспертизы заявки, то есть, на несколько лет, либо до получения претензий владельца нарушенных прав, что может случиться и раньше. Если такая неопределённость существует, ёё следует иметь в виду при рассмотрении прав владельца заявленного знака.

Основное право, принадлежащее владельцу заявленного знака, это право приоритета на приобретение исключительного права на знак. Оно заключается в том, что все другие лица, подавшие заявки после даты подачи заявки владельцем знака, не смогут получить исключительное право на знак.

Владелец заявленного знака имеет право его использовать, а также предоставлять по договору право на использование знака другому лицу. Такой договор не подлежит регистрации в Институте промышленной собственности. По договору владелец знака может передать право собственности на знак другому лицу. Это означает, что владелец знака теряет все права на знак, в том числе - право на получение свидетельства по заявке на регистрацию знака (безусловно, в материалы заявки должны быть внесены соответствующие изменения). Все права получает новый владелец заявленного знака. Владелец заявленного знака имеет право при использовании знака проставлять рядом со знаком предупредительную маркировку "ТМ".

Статья 16 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" (далее -Закон) определяет права владельца зарегистрированного знака (в терминологии Закона - владельца свидетельства). В отношении использования знака, передачи на него прав и предупредительной маркировки эти права во многом совпадают с правами владельца заявленного знака. Разница только в том, что договоры на передачу прав необходимо зарегистрировать в Институте промышленной собственности, а для предупредительной маркировки может использоваться обозначение ®.

Но основное право, принадлежащее владельцу зарегистрированного знака, это право запрещать другим лицам использовать знак (далее, для краткости - право запрета). Для того чтобы реализовать это право, необходимо чётко определить:

  • о каком знаке идёт речь;
  • объём прав, то есть, на какие товары и услуги может быть распространён запрет использования знака;
  • когда начинается действие этого права;
  • какие действия считаются использованием знака и могут быть запрещены.

В п.3 ст.16 Закона сказано о запрете использования зарегистрированного знака, а в п.2 этой же статьи о запрете использования знака на товарах и при предоставлении услуг, для которых он зарегистрирован. Это очевидное сужение прав владельца знака, поскольку в других положениях Закона речь идёт о знаке, тождественном зарегистрированному, и о знаке, сходном до степени смешения, а также об использовании знака на товарах и при предоставлении услуг, однородных с теми, для которых регистрируется знак.

В п.1 ст.16 Закона сказано: "Права, вытекающие из свидетельства, действуют с даты подачи заявки…". Значит и право запрета действует с даты подачи заявки? Это не так, поскольку до выдачи свидетельства ещё неизвестно, что может запретить владелец свидетельства. Только после получения свидетельства, определяющего объём прав владельца знака, последний может обратиться в суд или в Государственный антимонопольный комитет для защиты своих нарушенных прав. Это подтверждает и п.2 ст.20 Закона, в котором сказано, что нарушение должно быть остановлено по требованию владельца свидетельства.

Заявки на регистрацию знаков проходят экспертизу в Институте промышленной собственности в порядке поступления. Сейчас от даты подачи заявки до начала экспертизы заявки и выдачи свидетельства по её результатам проходит несколько лет. Если в этот период посягательств на знак не выявлено, владелец знака может спокойно ждать выдачи свидетельства. Если же посягательства на знак обнаружены, владелец знака должен как можно быстрее получить возможность их прекратить.

Какие же действия считаются использованием знака и могут быть запрещены? Перечень этих действий содержит п.2 ст.16 Закона, где сказано, что "…использованием знака считается применение его на товарах и при предоставлении услуг, для которых он зарегистрирован, на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, во время демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Украине, в проспектах, счетах, на бланках и в другой документации, связанной с введением товаров и услуг в хозяйственный оборот".

На наш взгляд, более чётко и полно очерчивала бы действия, которые могут рассматриваться как использование знака и какие может запретить владелец свидетельства, следующая формулировка:

"Использованием знака считается:
а) размещение знака на товарах или на их упаковке;
б) продажа, предложение к продаже и хранение для продажи маркированных знаком товаров;
в) импорт и экспорт маркированных знаком товаров;
г) реклама маркированных знаком товаров;
д) использование знака на деловых бумагах;
е) использование знака в рекламе услуг и лица, предоставляющего услуги".

Безусловно, основным действием, наносящим наибольший вред владельцу знака для товаров, является продажа поддельных товаров, то есть товаров, изготовленных не владельцем знака и не с его разрешения, но маркированных зарегистрированным знаком либо его имитацией. Все другие действия, указанные в пунктах "а" - "д", только ему подчинены. В принципе, можно было бы ограничиться запретом продажи товаров, без которого другие действия теряют всякий смысл. Но целесообразность перечисления в Законе всех действий в отношении товара на его пути от производителя к потребителю обусловлена тем, что часто легче контролировать не продажу товара, а именно эти другие действия. Например, запретив импорт большой партии поддельных товаров, владелец знака этим может предотвратить рассредоточение товара между многими торговыми точками, контроль продажи товара которыми был бы значительно сложнее.

Следует обратить внимание на то, что в предложенной формулировке не употребляется термин "введение товара в хозяйственный оборот". Наиболее распространённой формой введения товара в хозяйственный оборот является первая продажа товара. Эта форма предложенной формулировкой охватывается ("продажа маркированных знаком товаров"). Запрет других возможных форм введения поддельного товара в хозяйственный оборот, например, сдачи товара в аренду или в залог, практического значения не имеет.

Таким образом, владелец свидетельства может запрещать все действия в отношении поддельного товара, начиная с незаконного размещения знака на товаре или на его упаковке и заканчивая последней продажей товара (как правило, в розницу) потребителю. Запрещать использование поддельного товара потребителем было бы несправедливым, поскольку потребитель и так страдает, покупая товар не того качества, на которое он рассчитывал.

А что если товар не является подделкой, а настоящий, то есть, изготовленный и маркированный владельцем свидетельства? Может ли последний запретить совершать действия с таким товаром другим лицам? Из предложенной формулировки и из того, что содержится в Законе, следует, что может. Но, введя товар в оборот, то есть, осуществив его первую продажу, владелец свидетельства уже получил свою выгоду. Поэтому законы многих стран содержат положение об исчерпании прав, которое в законе Украины можно было бы изложить в следующей редакции: "Владелец свидетельства не имеет права запрещать использование знака другими лицами для товаров, проданных в Украине им или с его разрешения". Из положения в этой редакции следует:

  1. что первая продажа товара в Украине должна быть осуществлена либо производителем товара - владельцем свидетельства, либо его лицензиатом, либо уполномоченным дистрибьютором;
  2. после продажи товара владелец свидетельства уже не может контролировать дальнейшую продажу и связанные с ней действия других лиц.

Правда, положение об исчерпании прав должно быть дополнено такой оговоркой: "если такое использование не приводит к ухудшению качества товара", смысл которого понятен.

 

Такая редакция положения об исчерпании прав выгодна тем иностранным производителям товаров, которые хотели бы, чтобы их товары попадали бы в Украину только через уполномоченных ими дистрибьюторов. Но возможна и другая редакция - без слов "в Украине". Она разрешает несанкционированный импорт, благодаря чему любое лицо, не являющееся уполномоченным дистрибьютором, может купить товар за рубежом (не обязательно непосредственно у производителя - владельца свидетельства) и ввезти его в Украину. Законодатели при внесении изменений в Закон должны решить, какая редакция более приемлема для Украины.

И, наконец, о действиях, которые может запрещать владелец знака для услуг. Как указано в пунктах "г" и "д." предложенной формулировки, ими являются использование знака в рекламе (в том числе, на вывеске) и в деловых бумагах лица, предоставляющего услуги. Поскольку знаки для услуг - это, как правило, фирменные наименования, запрет выполнять эти действия фактически обозначает информационную блокаду лица, предоставляющего услуги. Для продолжения своей деятельности нарушитель права на знак должен перерегистрироваться под новым наименованием или, если это возможно, отстаивать своё право на фирменное наименование. Но это уже тема для отдельного рассмотрения.


ПОСЛЕСЛОВИЕ

Положение статьи о том, что право запрещать использование знака возникает только после выдачи свидетельства, подтверждено Информационным письмом Высшего арбитражного суда Украины № 01-8/98 от 31.01.2001 "О некоторых предписаниях законодательства, которое регулирует вопросы, связанные с осуществлением права собственности и его защитой".