Iннотек
Адреса офісу: вул. Остапа Вишні 5, к. 38, Київ 01103, Україна Поштова адреса: а/с 23, Київ 01042, Україна
Тел/факс:   +38 044 531-9735       +38 044 529-4736 E-mail: mog@innotec.ua     Web: http://www.innotec.ua
ukr
rus
 
Головна Винаходи Торговельнi марки Промисловi зразки Публiкацiї Контакти

Могилевский В.М. Регистрация знака для товаров и услуг на имя физического лица. - "Інтелектуальна Власність", 2002, № 1

Согласно ст.5 п.5 Закону Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" (далее - Закон) право на получение свидетельства в порядке, установленном этим законом, имеет любое лицо. Следовательно, заявку на регистрацию знака для товаров и услуг (далее - знака) может подать как юридическое, так и физическое лицо. Как показывает анализ бюллетеня "Промышленная собственность", процент регистраций знаков на имя физических лиц достаточно велик. Цель этой статьи - рассмотреть правовые последствия регистрации знака на имя физического лица.

Но вначале сделаем уточнение. Речь в статье идёт главным образом о физических лицах, не предпринимателях, то есть о тех, которые не зарегистрированы в установленном порядке как субъекты предпринимательской деятельности согласно Закону Украины "О предпринимательстве". Напомним также, что согласно ст. 1 этого закона учредители субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица не являются предпринимателями. (Для краткости далее вместо термина "физическое лицо не являющееся субъектом предпринимательской деятельности", будет употребляться термин "гражданин - непредприниматель" или просто "гражданин", если по контексту понятно, что речь идёт о гражданине - непредпринимателе).

Владелец зарегистрированного знака может:

  • сам использовать знак;
  • передать право собственности на знак другому лицу;
  • предоставить лицензию на использование знака.

 

Гражданин - непредприниматель сам использовать знак не может, так как согласно законодательству он не имеет права изготавливать товары и предоставлять услуги. Но довольно распространённой является ситуация, когда гражданин - непредприниматель является учредителем фирмы и знак использует эта фирма. Чем это чревато? Во-первых, действие свидетельства на знак может быть приостановлено согласно ст.17 Закона из-за неиспользования знака. Поскольку между владельцем знака и фирмой нет лицензионного договора, знак используется фирмой незаконно, а такое использование не учитывается. Во-вторых, владелец знака может в любой момент разорвать отношения с фирмой и передать право собственности на знак другой фирме и тогда первая фирма не сможет использовать знак, на "раскрутку" которого ею, возможно, затрачены значительные средства.

Регистрация знака на имя гражданина - непредпринимателя, на наш взгляд, является оправданной, если предполагается, что знак будет использоваться фирмой, которая ещё не создана, и нужно "застолбить" приоритет знака. Как только фирму зарегистрируют, право собственности на знак необходимо передать фирме. Если на дату регистрации фирмы свидетельство на знак ещё не выдано, соответствующие изменения на основании договора о передаче права вносятся в материалы заявки на регистрацию знака и свидетельство выдаётся уже на имя фирмы. Если на дату регистрации фирмы свидетельство на знак уже выдано, договор о передаче права в установленном порядке регистрируется в Государственном департаменте интеллектуальной собственности (Госдепартамент).

Отдельного рассмотрения требует случай, когда зарегистрированный знак вносится гражданином в уставный капитал фирмы. Согласно ст.13 Закона Украины "О хозяйственных обществах" порядок оценки вкладов участника или учредителя общества определяется в уставных документах общества. Как правило, стоимость знака, который ещё не использовался, измеряется затратами на его создание и регистрацию, то есть, достаточна низка. С согласия всех учредителей и участников общества знак может быть внесен в уставный капитал и со стоимостью превышающей реальную, но следует иметь в виду, что согласно Закону Украины " О налоге на добавочную стоимость" (п. 3.2.8.) стоимость внесенных в уставный капитал нематериальных активов является объектом налогообложения налогом на добавочную стоимость.

Возникает(Появляется) важный вопрос: обязательно ли при внесении гражданином знака в уставный капитал фирмы заключать между ним и фирмой ещё и отдельный договор? На наш взгляд, это условие не является обязательным, так как передаётся не сам знак как материальный объект, а право пользования и распоряжения знаком, что следует из свидетельства. Такое право согласно п.4 ст.16 Закона можно передать только по договору о передаче права собственности на знак или по лицензионному договору.

Какой же из этих двух видов договоров должен применяться?
По п.1.2 Закона Украины " О налогообложении прибыли предприятий" нематериальный актив - это, в частности, объект промышленной собственности, признанный в порядке, установленном соответствующим законодательством, объектом права собственности плательщика налога. Следовательно, товарный знак должен быть объектом права собственности фирмы (плательщика налога). Из этого вытекает, что между гражданином и фирмой необходимо заключать договор о передаче права собственности на знак, а не лицензионный договор, по которому право собственности остаётся за гражданином.

Переданный по договору товарный знак засчитывают на баланс фирмы. Гражданин навсегда теряет права на знак, а в случае разрыва отношений получает лишь материальное вознаграждение, пропорциональное его взносу в уставный капитал. Однако, в уставный договор фирмы можно внести положение о том, что в случае разрыва гражданином отношений с фирмой, последняя обязуется передать право собственности на знак гражданину. Но такое обязательство может оказаться самоубийственным для фирмы, особенно, когда знак является отличительной частью её фирменного наименования. Поэтому учредители фирмы, прежде чем вносить подобное положение в учредительный договор, должны хорошо обдумать его возможные последствия.

Заслуживают внимания также проблемы, связанные с передачей права собственности на знак, зарегистрированный на имя фирмы, гражданину - непредпринимателю.

Первая типичная ситуация такова. Фирма по каким-либо причинам ликвидируется. Но она владеет знаками, которые могут использоваться какой-нибудь другой фирмой. Если такая фирма ещё не найдена или не основана, то временным "передаточным звеном" может служить гражданин. Эта схема может стать проблематичной на этапе, когда фирма признана банкротом и судьбу знаков решают не руководители или участники ликвидируемой фирмы, назначенный судом ликвидатор.

Вторая типичная ситуация отличается от первой тем, что гражданину - непредпринимателю передаётся знак фирмы, которая не ликвидируется. Как правило, такая передача осуществляется одним из руководителей фирмы без ведома всех участников и является вполне реальной, поскольку часто знак даже не стоит на балансе фирмы как нематериальный актив и его "исчезновение" может долгое время оставаться незамеченным. Чтобы облегчить возврат знака на случай его несанкционированной передачи, в устав фирмы можно внести положение о том, что право собственности на знак, по крайней мере, на фирменный, может быть передано другому лицу лишь по решению, например, собрания участников. Если же знак внесен в уставный капитал фирмы, то такое положение является излишним: уставный капитал может быть изменен без изменения уставного договора, а, следовательно, без ведома всех участников.

А теперь о лицензионных договорах. В них, как и в договорах о передаче права собственности на знак, гражданин - непредприниматель может выступать как сторона, получающая права, и как сторона, передающая права. Разница в том, что по лицензионному договору право владения знаком не передаётся, а передаются только право пользования и право распоряжения знаком. И ещё одно важное отличие лицензионного договора состоит в том, что он предусматривает использование знака стороной, которая приобрела права (лицензиатом), в то время как сторона, которая приобрела права по договору о передаче собственности на знак, может его не использовать.

Учитывая вышеизложенное, заключение лицензионных договоров, в которых гражданин - непредприниматель выступает лицензиатом, не имеет никакого смысла, поскольку, как было сказано в начале статьи, гражданин - непредприниматель не имеет права изготавливать товары и предоставлять услуги, то есть, ему ни к чему использовать знак.

Более реальной и достаточно распространённой является ситуация, когда гражданин - непредприниматель выступает в лицензионном договоре как сторона, которая передаёт права (лицензиаром). Основная проблема тут связана с требованием п.5 ст.16 Закона: "Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже качества товаров и услуг владельца свидетельства, и что последний будет осуществлять контроль над выполнением этого условия".

Это положение Закона хоть и не непосредственно, но однозначно указывает на то, что владелец свидетельства (сторона, передающая право) должен, во-первых, сам изготавливать товары либо предоставлять услуги и, во-вторых, иметь возможность для контроля их качества, если они изготавливаются или предоставляются другим лицом. Поэтому лицензионный договор, в котором стороной, передающей право, выступает гражданин - непредприниматель, согласно ст.58 Гражданского кодекса может быть признан мнимым договором, определённым в этой статье как договор, заключенный на глаз, без намерения вызвать юридические последствия. (без вытекающих)

Действительно, юридическим последствием в данном случае может быть разрыв договора тогда, когда качество товаров или услуг лицензиата будет ниже качества товаров или услуг лицензиара и лицензиат не восстановит их качество в установленный договором срок. Такое либо аналогичное условие содержит каждый лицензионный договор на знак. А поскольку (который раз приходится повторять) гражданин - непредприниматель товаров не изготавливает и услуг не предоставляет, понятно, что стороны не имеют намерения вызвать упомянутые юридические последствия.

Можно, конечно, говорить, что положение ст.16 п.5 устарело и требует изменений, поскольку согласно ему могут быть признаны мнимыми договоры, заключенные, например, между холдинговою компанией, не вырабатывающей самой продукцию, и предприятием, контрольным пакетом акций которого она владеет. Однако, так или иначе, но сегодня любой лицензионный договор при участии гражданина - непредпринимателя может быть признан судом недействительным. По сути, это является ещё одним доказательством в пользу того, что при внесении знака в уставный капитал должен заключаться договор о передаче права собственности на знак, а не лицензионный договор.

Согласно п.1.2 (1.4 в новой редакции) "Инструкции о рассмотрении и регистрации договора о передаче права собственности на знак для товаров и услуг и лицензионного договора на использование знака для товаров и услуг" эти договора вступают в силу относительно третьих лиц после регистрации в Госдепартаменте. Возникает вопрос: может ли Госдепартамент отказать в регистрации лицензионного договора, одной из сторон которого является гражданин - непредприниматель? Ответ таков: на основании документов, которые прилагаются к заявлению о регистрации договора, он этого сделать не может.

Дело в том, что в свидетельстве о регистрации знака, а, следовательно, и в копии свидетельства, прилагаемой к заявлению, указывается только полное имя гражданина и не указывается, является ли он предпринимателем. Поэтому целесообразным было бы ввести в п.2.1.8. "Правил составления, подачи и рассмотрения заявки" требование - указывать, является ли гражданин - заявитель предпринимателем, и, если является, вносить эти сведения в свидетельство. Тогда бы одного указания на гражданина - непредпринимателя как владельца свидетельства на знак было бы достаточно для того, чтобы считать лицензионный договор на этот знак мнимым. Правда, вопрос о том, в компетенции ли Госдепартамента признавать лицензионные договора мнимыми договорами и на этом основании отказывать в их регистрации, является дискуссионным и требует отдельного рассмотрения.

Таким образом, регистрация знака на имя физического лица, не являющимся субъектом предпринимательской деятельности, оправданна только как временная мера, которая применяется либо для получения наиболее раннего приоритета при подаче заявки на регистрацию знака, либо для сохранения уже зарегистрированного знака. При первой же возможности право собственности на знак необходимо по договору передать лицу (юридическому или физическому), который имеет право и будет его использовать.

Добавим также, что хотя в Российской Федерации закон о товарных знаках не предусматривает регистрацию знака на имя физического лица, не являющегося субъектом предпринимательской деятельности, некоторые из описанных проблем там также существуют [1,2].


    Литература:


  1. Ариевич Е.А. Лицензионный договор на товарный знак: закон нуждается в изменении. "Патенты и лицензии".- 1998.-№9.
  2. Ермакова А. Необходима ли государственная регистрация лицензионных договоров? "Интеллектуальная собственность/ Промышленная собственность". -2001.-№2.


ПОСЛЕСЛОВИЕ

Проблемая не потеряла актуальности. Изменились лишь номера некоторых статей и пунктов нормативных аков, на которые даны ссылки.